Американцы, в отличие от невнятности гражданского регулирования принципов исчерпания исключительных прав, как это происходит в Европе, а ввели данное регулирование прямым и недвусмысленным образом в свой таможенный кодекс (Главу № 19 Кодекса федеральных нормативных актов).
Если сейчас данные нормы призваны защитить правообладателя от лицензионного производства, развёрнутого в большей степени в азиатских странах, появлением своим они обязаны совсем другим процессам:
В начале ХХ века, то есть задолго до перевода основных промышленных мощностей по производству товаров народного потребления в страны Азии, международное законодательство сфере регистрации товарных знаков не было ещё так развито как в сейчас. В связи с чем была достаточно распространённой ситуация, когда один и тот же товарный знак принадлежал разным лицам в разных странах. Особенно данная проблема затронула Соединённые Штаты Америки, чьи компании в начале ХХ века скупали права на производство различных товаров у правообладателей из стран Старого света. В результате возникали споры, когда, например, французский производитель косметики, продав права на производство парфюма в Америке, продолжал поставлять аналогичную продукцию под той же торговой маркой в США, чем причинял определённый дискомфорт американскому производителю. Самым громким из таких дел был процесс «A.Bourjois & Co против Katzel» в 1921г., завершившийся проигрышем американского правообладателя.
Однако на данный судебный процесс среагировал Конгресс США, включив в 1922г. в Закон о тарифах (Tariff act) параграф 526(сейчас §1526), запрещающий импорт в Соединенные Штаты Америки «любых товаров иностранного производства, если такие товары или ярлык, знак, печать, упаковка, обёртка или ёмкость снабжены товарным знаком, принадлежащим гражданину, или корпорации или ассоциации, созданным или организованным в Соединенных Штатах, и товарный знак зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знака США,…, без письменного согласия владельца такого товарного знака в момент ввоза товара».
Как и ст.1487 ГК РФ, упомянутый выше §1526 Закона о тарифах США был предназначен для защиты отечественного (американского) правообладателя от ввоза товара, произведённого другим лицом и на котором товарный знак так же был размещён другим лицом (в большинстве случаев момент производства товара и размещения товарного знака совпадают), а вовсе не для защиты правообладателя от своего же собственного товара. Как отмечали американские судьи в решениях по аналогичным делам: “trademark holder cannot infringe its own mark” – владелец товарного знака не может нарушить права на свой знак, ”the registrant’s goods cannot ‘copy or simulate’ his own mark” - на товарах, принадлежащих правообладателю товарного знака, этот знак не может «копироваться или имитироваться» (дело “Lever brothers company v Untited States”, 1989).
Ситуация с импортом в США развивалась аналогичным образом тому, что сейчас происходит у нас: подавались иски в отношении оригинальных товаров, которые, так же как и у нас, разрешались судами первой и апелляционной инстанций не в пользу правообладателей и без участия Верховного суда США.
Также как и в нашей стране, правообладатели в США активно вовлекали в такие споры таможенную службу. В результате в 1987г. в Кодекс федеральных нормативных актов США (The Code of Federal Regulations), в Главу 19 «Таможенные правила» был включён §133.21 (с,1) (сейчас § 133.23 (d,1), разъясняющий § 1526 Закона о Тарифах применительно к таможенному регулированию, согласно которому: «запрет на ввоз товара не применяется в отношении товарных знаков или наименований, если правообладателем как за рубежом, так и в США является одно и то же лицо».
Антимонопольное регулирование и параллельный импорт
Международные правовые акты
22 апреля 1980 года Конференция ООН по ограничительной деловой практике, членом которой является, в том числе, Российская Федерация, утвердила «Комплекс согласованных на многосторонней основе принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой», который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 1980 г. на 35-й сессии (резолюция 35/63, п.1).
Указанный Комплекс принципов и правил в пункте е) части 4 раздела D «Принципы и правила в отношении предприятий, включая транснациональные корпорации» требует от компаний воздерживаться от:
«…ограничений импорта товаров, которые на законных основаниях были отмечены за границей товарным знаком, идентичным или подобным товарному знаку, который защищен применительно к идентичным или подобным товарам в импортирующей стране, в тех случаях, когда данные товарные знаки имеют одно и то же происхождение, то есть принадлежат одному владельцу или используются предприятиями, являющимися взаимозависимыми с экономической, организационной, управленческой или юридической точек зрения, и когда цель таких ограничений состоит в поддержании искусственно завышенных цен».
Кроме того, в рамках Конференции ООН по торговле и развитию в 2000-м году был разработан «Типовой закон о конкуренции» (серия документов ЮНКТАД по проблематике законодательства и политики в области конкуренции):
СТАТЬЯ IV «Действия или поведение, представляющие собой злоупотребление доминирующим положением на рынке»
II. Действия или поведение, считающиеся злоупотреблением:
d) ограничения на импорт товаров, которые на законных основаниях были отмечены за границей товарным знаком, идентичным или подобным товарному знаку, который защищен применительно к идентичным или подобным товарам в импортирующей стране, в тех случаях, когда данные товарные знаки имеют одно и то же происхождение, т.е. принадлежат одному владельцу или используются предприятиями, являющимися взаимозависимыми с экономической, организационной, управленческой или юридической точек зрения, и когда цель таких ограничений состоит в поддержании искусственно завышенных цен;
Швейцария
Швейцарская Комиссия по Конкуренции (Swiss Competition Commission - COMCO), основываясь на положениях Федерального Закона от 6 октября 1995 года «О картелях и иных способах ограничения конкуренции»5, в рамках одобренной государством политики развития конкуренции регулярно привлекает к ответственности правообладателей за ограничения параллельного импорта:
2009 год, ноябрь – компания Gaba привлечена к ответственности в виде штрафа в 4,8 миллиона швейцарских франков за ограничение параллельного импорта зубной пасты марки Elmex.
2011 год, июль – вынесено решение в отношении компаний Electrolux/VZug о признании незаконными пунктов соглашения, запрещающих интернет продажи бытовой техники.
2011 год, ноябрь – компания Nikon привлечена к ответственности в виде штрафа в 12,5 миллиона швейцарских франков за ограничение параллельного импорта камер и объективов.
2012 год, май – компания BMW привлечена к ответственности в виде штрафа в 156 миллионов швейцарских франков за ограничение прямого и параллельного импорта автомобилей.
2012 год, октябрь – IFPI6 (Швейцария) компания Nikon привлечена к ответственности в виде штрафа в 12,5 миллиона швейцарских франков за ограничение параллельного импорта камер и объективов.
2012 год, январь – в отношении компании Harley Davidson начато предварительное расследование в отношении предполагаемого ограничения пассивных продаж мотоциклов.
Запрещенные действия:
- Прямой запрет на экспорт: дистрибьюторские соглашения на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)7 или США часто содержат положения, допускающие пассивные продажи на территории ЕЭЗ или США, но, при этом, запрещающие непосредственные активные продажи потребителям за их пределами. Несмотря на то, что такие запреты могут соответствовать антимонопольному законодательству ЕС и США, Швейцарская Комиссия по Конкуренции рассматривает их, как ограничения на пассивные продажи в Швейцарию. Стандарты доказывания наличия соответствующего негативного эффекта таких положений весьма просты, что делает такие положения дистрибьюторских соглашений незаконными с точки зрения антимонопольного законодательства фактически «per se».
- Скрытый запрет на экспорт: В деле Nikon’a Швейцарская Комиссия по Конкуренции, основываясь на конкретных доказательствах (внутренней переписке швейцарского менеджмента Nikon по электронной почте), квалифицировала различные положения дистрибьютерских соглашений в рамках ЕЭЗ, как скрытый запрет на экспорт в Швейцарию. Эти положения включали в себя стандартные условия, обязывающие дистрибьютора заниматься активным маркетингом или продавать товары на оговоренной территории в рамках ЕЭЗ, а также сообщать географические координаты лиц, обратившихся с запросами и количество запрошенных товаров.
- Обязательства эксклюзивной закупки: В деле BMW и Nikon Швейцарская Комиссия по Конкуренции расценила обязательство швейцарского дистрибьютора закупать товары исключительно у представительства производителя в Швейцарии или у других швейцарских дистрибьюторов, как ограничение пассивных продаж в Швейцарию. Данный подход намного строже аналогичной ситуации в ЕС в порядке Европейского Регламента и Руководства по вертикальным соглашениям.
- Дифференциация скидок: В рекомендациях дистрибьютерам в ЕЭЗ Швейцарская Комиссия по Конкуренции заключила, что дифференциация производителем скидок дистрибьюторам в зависимости от территории, на которую дистрибьютор намерен экспортировать приобретенные товары, может подавлять экспорт в Швейцарию и, даже в отсутствие прямых запретов на параллельную торговлю, может привести к непрямому ограничению пассивных продаж.
- Стимулирующие рекламные денежные премии (rebate’s) и программы продления гарантий производителей: В ходе расследования дела Nikon Швейцарская Комиссия по Конкуренции изучила стимулирующие рекламные денежные премии и программы продления гарантий, которые не распространялись на параллельно импортированные товары. Швейцарская Комиссия по Конкуренции изначально признала такие программы нацеленными исключительно на подавление пассивных продаж в Швейцарию, однако затем впоследствии согласилась с тем, что такие программы являлись средством внутрибрендовой конкуренции между официальными импортерами и не стала квалифицировать их, как вертикальные соглашения, ограничивающие пассивные продажи. Тем не менее, Швейцарская Комиссия по Конкуренции отметила, что в случае использования таких программ для сбора информации о происхождении параллельно импортированных товаров (включая серийные номера и т.п.), такие программы могут рассматриваться, как незаконные вертикальные соглашения.
- Отслеживание серийных номеров изделий: Швейцарская Комиссия по Конкуренции рассматривает отслеживание серийных номеров изделий, как незаконное ограничение пассивных продаж в Швейцарию, кроме случаев, когда это ограничено законными потребностями ведения бизнеса (например, выявление перекрестных поставок неавторизованным дилерам в селективных дистрибьюторских системах, отслеживание краж или пиратства и т.п.).
- Интернет дистрибьюция: Швейцарская Комиссия по Конкуренции в деле Electrolux/V-Zug указала, что запрет интернет-продаж рассматривается, как непосредственный признак незаконных ограничений пассивных продаж. В частности, к этому относятся обязательства дистрибьютора по ограничению доступа к вебсайту со стороны не-швейцарских покупателей, перенаправление не-швейцарских покупателей на сайт производителя или других швейцарских дистрибьютеров, а также прерывание интернет-покупок с не-швейцарскими покупателями в случае предъявления не-швейцарского адреса направления счета или доставки товара.
При этом следует отметить, что 17 мая 2013 года ЕС и Швейцария подписали беспрецедентное по глубине взаимодействия соглашение, которое позволяет их соответствующим ведомствам – Европейской Комиссии и Швейцарская Комиссия по Конкуренции – сотрудничать на более высоком уровне, нежели до этого. ЕС заключило несколько аналогичных соглашений –с США (1991), Канадой (1999), Японией (2003) и Южной Кореей (2009), однако соглашение ЕС-Швейцария намного превосходит указанные двусторонние договоры по глубине информационного обмена между антимонопольными ведомствами.
Япония
В Японии законодательство, регулирующее интеллектуальные права, предоставляет механизм для ограничения параллельного импорта в частных интересах, однако в соответствии с антимонопольным законодательством Японии, применяемым Комиссией по добросовестной торговле Японии8, такое ограничение является per se незаконным.
Согласно Регламенту о дистрибьюции и бизнес-практиках Японии9:
Глава 3. Необоснованное препятствование параллельному импорту
(4) Создание препятствий продажам параллельно импортируемого товара путем объявления его контрафактным.
Обладатель права на товарный знак может потребовать прекращения и пресечения продаж контрафактных товаров в качестве меры по защите от нарушения права на товарный знак.
Однако если такие требования правообладателя к компании, оперирующей параллельно импортируемыми товарами, о прекращении и пресечении их продаж основаны на объявлении таких товаров контрафактными и нарушающими его право на товарный знак без достаточных на то оснований и, если эти действия осуществляются правообладателем для поддержания цен на товары по такому контракту, то такие действия являются незаконной недобросовестной торговой практикой» (ст. 15 Основного положения Антимонопольного акта Японии).
Верховный Суд Японии
В Японии Постановлением Верховного Суда от 27 февраля 2003 года по товарному знаку "Fred Perry"10 были сформулирован трех-ступенчатый тест, который должен соблюдаться при импорте оригинальных товаров для того, чтобы это не считалось нарушением права на товарный знак в Японии:
(i).товарный знак должен быть размещен на параллельно импортируемом товаре самим иностранным правообладателем или его лицензиатом;
(ii).владельцы товарного знака (и в стране экспортера и в Японии) должны быть одним лицом или рассматриваться таковым с юридической или экономической точки зрения с тем, чтобы товарный знак на импортируемом товаре обозначал бы то же происхождение товаров, что и товарный знак, зарегистрированный в Японии (т.е. чтобы не нарушалась функция указания на источник происхождения товарного знака); и
(iii).товары, которые ввозятся в рамках параллельного импорта, и товары с товарным знаком, зарегистрированным в Японии, не имеют существенных отличий в качестве.
После предшествующего данному делу решения Верховного Суда Японии по делу «Parker» в 1970-м году таможенные органы сообщили об изменении политики в отношении параллельного импорта оригинальных товаров, указав, что он рассматривается законным и не подпадающим под ограничения Закона о таможенном тарифе (Custom Tariff Law).
Причина, почему и Европа, и США и Япония не применяют меры таможенного реагирования в сфере интеллектуальной собственности к оригинальным товарам крайне проста - они все члены ВТО, и у них у всех действует ТРИПС.
Рассмотрев законодательство, в прямую затрагивающее проблему параллельного импорта, можно перейти к нормам, регулирующим указанные правоотношения косвенным, но не менее эффективным образом, в частности к спорам в отношении определения контрафактности:
определение контрафактности
Ещё до того момента, как будет опубликовано настоящее исследование, в действующем гражданском законодательстве может измениться понятие контрафактного товара в отношении товарных знаков.
В проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включена поправка в часть 1 статьи 1515 ГК РФ, согласно которой контрафактным должен признаваться не только товар, содержащий незаконное размещение товарного знака (как это принято во всём мире), но и товар, попавший на Российский рынок без предварительного согласия его зарубежного производителя.
Тем самым зарубежные производители, не имеющие производственных мощностей в нашей стране, получат возможность контролировать оборот своей продукции в России не только на стадии ввоза, как это происходит сейчас, но и на стадии розничной продажи, а также привлекать за ввоз иными лицами произведенных ими оригинальных товаров к уголовной ответственности по статье 180 УК, либо конфисковывать такие товары по статье 14.10 КоАП РФ.
Цель предложенной поправки не скрывается: контроль за ценами на свою продукцию на всех стадиях движения товара к потребителю. Здесь также подчеркнём, что внести в действующее законодательство положение, согласно которому производитель может диктовать ценовую политику импортёрам, дистрибьюторам и розничной торговле, невозможно. Но под видом защиты исключительных прав, в данном случае через изменение понятия контрафактности, добиться такого контроля не составит большого труда.
Содержание данной поправки заключается в следующем: слова «незаконно размещены» в ч.1 ст.1515 ГК РФ предлагается заменить на слова «размещен незаконно используемый»:
Текущая редакция
|
Предложенная редакция
|
Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
|
Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещён незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
|
|
